Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності: торгівельні марки.

views
22

Як відомо, 16 серпня 2020 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями» (надалі – Закон), яким внесені зміни, зокрема, до Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг».

Перелік зазначених змін  доволі значний, тому ми акцентуємо увагу на деяких ключових змінах, які допоможуть зрозуміти суть змін та виробити способи захисту свого інтелектуального капіталу.

  • Нарешті, законодавчо закріплена можливість подання документів заявок на реєстрацію об’єктів права в електронному форматі. Така форма (на відміну від паперової, яка поки що не скасовується) зменшує розмір зборів за подання заявок на 20%, що важливо в умовах досить високих сум зборів, що діють на сьогодні. Патентні юристи DEXTRA LAW уже мають усі можливості для подання заявок саме в електронному форматі.
  • Максимально зменшені строки публікації у загально доступних джерелах відомостей щодо поданих до Установи заявок на торговельні марки (ТМ) (вже через п’ять днів після встановлення дати подання).
  • Забезпечена можливість подати до Установи заперечення на заявку протягом трьох місяців після її публікації в бюлетені. До того ж подати заперечення може не лише власник, права якого, на його думку, порушено, а й будь-яка зацікавлена особа.

Така практика має місце у багатьох країнах світу, та має назву «opposition period», впродовж якого (у даному випадку – впродовж зазначених трьох місяців) експертиза заявок не здійснюється. А будь-яке отримане заперечення у цей період буде безумовно прийняте до уваги під час подальшої експертизи заявки на конфліктну ТМ.

При цьому, особа яка подала таке заперечення, як і раніше, отримає відповідь (рішення) за результатами розгляду такого заперечення від Установи. Таку відповідь (рішення) особа може оскаржити до Апеляційної палати (органу Установи), тобто, у досудовому порядку.

повинно асоціюватися із ТМ, раніше зареєстрованими на ім’я інших осіб.

Дієвим інструментом захисту заявника від можливих заперечень є проведення попереднього інформаційного пошуку щодо  вже зареєстрованих в Україні ТМ. У здійсненні такого пошуку та, що важливо, аналізу отриманих результатів щодо тотожності або схожості виявлених аналогів із позначенням, обраним для реєстрації у якості ТМ, звичайно ж, допоможуть спеціалісти DEXTRA LAW.

  • Відтепер, законодавчо закріплено додаткові підстави для відмови в наданні правової охорони заявленим позначенням, які на дату подання заявки або якщо заявлено пріоритет, то на дату пріоритету є тотожними або схожими настільки, що їх можна сплутати, зокрема, асоціювати з:

– комерційними найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які одержали право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;

– торговельними марками, що використовуються іншою особою в іноземній державі, якщо заявка подана від свого імені агентом чи представником такої особи в розумінні статті 6 septies Паризької конвенції без дозволу такої особи і відсутні докази, що обґрунтовують таке подання, за наявності заперечення такої особи.

На слуху, чимало випадків подібних зловживань агентами/представниками закордонних компаній, які мають власний бізнес в Україні, що було причиною проблем та гучних та не потрібних спорів для належних правоволодільців. Наприклад, при переміщенні ними своїх товарів через митний кордон України, маркованих торговельними марками, зареєстрованими (неочікувано для них!) на ім’я  інших осіб в Україні.

Це нововведення повністю консолідується із відповідною нормою Паризької конвенції з охорони промислової власності, до якої приєдналася Україна ще у 1991 році, та є забезпеченням виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції в частині узгодження вимог чинного законодавства про охорону прав на торговельні марки та промислові зразки з правом Європейського Союзу.

Новітні зміни у цьому сенсі обумовлюють також можливість подання до Установи заперечення іноземною особою щодо надання охорони таким ТМ. А у разі її реєстрації, іноземна особа може вимагати визнання свідоцтва на таку торговельну марку недійсним або примусового передання їй прав на таку торговельну марку та відшкодування власником свідоцтва збитків такій особі.

  • Важливим є також законодавче запровадження можливості для заявника ТМ, тотожної або схожої із ТМ, раніше зареєстрованої на ім’я іншої особи, надання до експертизи листа-згоди від цієї особи на реєстрацію такої ТМ.

До речі, право надання зазначеного листа-згоди, з певними застереженнями, тепер законодавчо визнано також у випадках, коли заявлена ТМ є схожою або тотожною з іншими охоронюваними об’єктами права інших осіб – промисловими зразками, фірмовими найменуваннями, кваліфікованими зазначеннями походження товарів тощо.

Щоправда, вірогідність отримання  такої згоди занадто сумнівна, але у кожному окремому випадку це, звісно, буде залежати від успішності перемовин між власником раніше зареєстрованих прав та заявником тотожної ТМ.

  • Змінений строк, впродовж якого ніхто інший, окрім колишнього власника свідоцтва, не має права на повторну реєстрацію торговельної марки тепер – протягом двох років (замість колишніх трьох) після припинення дії свідоцтва.

Позитивним є також законодавчо запроваджена норма щодо виключення з цього правила: повторна реєстрація можлива до спливу цього терміну у разі, коли власник свідоцтва, дію якого припинено, надасть згоду на повторну реєстрацію відповідної торговельної марки на ім’я  іншої особи. 

  • Змінено з трьох років до п’яти строк безперервного невикористання торговельної марки як підстави для дострокового припинення дії свідоцтваза рішенням суду. Відлік строку розпочинається від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва. П’ятирічний строк узгоджується з положеннями Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.

Це дає можливість її власнику вдумливіше розпочинати випуск товарів (пошук спонсорів, виробничих потужностей тощо) або організацію надання послуг, для яких вона була ним вчасно зареєстрована.

Підсумовуючи нововведення можна зазначити наступне: імплементація в українське законодавство ефективних процедур захисту прав інтелектуальної власності є правильним та своєчасним рішенням, особливо в період розвитку міжнародної торгівлі, розвитку е-commerce. Звичайно, будуть запитання та складності, але професійний підхід зможе забезпечити максимальну ефективність володіння ТМ.

Тетяна Ломаковська

Радник з питань інтелектуальної власності

DEXTRA law&finance firm, Патентний повірений

error:
Догори